关于第11158218号“薯格及图”商标无效宣告请求裁定书

关于第11158218号“薯格及图”商标

无效宣告请求裁定书

商评字[2016]第0000087899号

    申请人：李俊

　　被申请人：意大利技术引进中心（亚洲）投资有限公司　　

　　申请人于2016年01月07日对第11158218号“薯格及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

　　申请人的主要理由：申请人在争议商标申请日前已委托他人设计并公开发表使用“薯格”及薯条图形作品，并对此作品进行商标注册，申请人对“薯格”及薯条图形作品享有著作权，争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。被申请人与申请人所处行业相同，知晓申请人在先使用“薯格及图”的情况，争议商标系对申请人商标的抢注，其注册行为具有欺骗性，违反了诚实信用原则，易产生不良社会影响。综上，争议商标的注册违反了2014年《中华人民共和国商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十五条、第三十二条、第四十四条、第四十五条的规定，依法应宣告无效。

　　申请人向我委提交了以下主要证据：

　　1、申请人与设计工作室签订的商标设计合同复印件；

　　2、申请人与设计师的QQ聊天记录截屏复印件；

　　3、申请人签订的印刷合同及付款收据复印件；

　　4、申请人签订的注册商标代理协议书复印件；

　　5、第10786885号“薯格 SUGAR”及图商标申请受理通知书复印件；

　　6、申请人在大众点评网的推广情况复印件；

　　7、2012年5月22日《山东商报》复印件；

　　8、互联网关于“变态薯”、“济南变态薯”的检索结果复印件；

　　9、申请人在全国开设的专卖店分布列表、店面照片、工商登记信息复印件；

　　被申请人答辩的主要理由：被申请人自2008年进入中国，是国内最大的欧美炸薯条品牌运营商，“变态薯”是申请人的品牌之一。争议商标由被申请人独立创作完成，是被申请人的升级品牌，并未侵犯他人在先著作权，现经使用已具有一定知名度。申请人作为被申请人的品牌加盟商，知晓被申请人的升级品牌“薯格”，并利用与被申请人的商业关系掌握经营方式、进货渠道等商业秘密。申请人提交的证据不能证明争议商标的注册行为是恶意抢注，被申请人已对其提起刑事诉讼。请求维持争议商标的注册。

　　被申请人向我委提交了以下主要证据：

　　1、被申请人及其关联公司资质材料复印件；

　　2、被申请人关联公司与申请人签订的品牌使用协议复印件；

　　3、刑事附带民事自诉状、法院立案受理通知书复印件；

　　我委将被申请人的答辩材料交换至申请人，申请人提交以下主要质证意见：申请人对“薯格”及薯条图形作品享有著作权，争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权，系对申请人商标的抢注。申请人对被申请人提交的证据不予认可，请求宣告争议商标无效。

　　申请人逾期向我委提交以下证据：委托设计合同、支付凭证，工作室声明复印件；聊天记录截图复印件；著作权登记证书及申请文件档案复印件；网络宣传情况复印件；被申请人及其关联公司的登记信息复印件；相关公证书复印件。

　　经审理查明：争议商标由被申请人于2012年7月3日向商标局申请注册。2013年11月21日核准注册，核定使用服务为第35类“替他人推销；进出口代理；广告；特许经营的商业管理；为零售目的在通讯媒体上展示商品；商业管理和组织咨询；人事管理咨询；商业企业迁移；办公机器和设备出租；自动售货机出租”。

　　以上事实由申请人、被申请人提交的证据及商标档案在案佐证。

　　本案中，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2001年《中华人民共和国商标法》（以下简称2001年《商标法》），相关程序问题仍适用2014年《商标法》。

　　我委认为，根据申请人陈述的理由和查明事实，本案焦点问题可以归纳为以下三点：

　　一、争议商标的注册是否违反2001年《商标法》第三十一条的规定。申请人主张之在先权利为著作权，申请人提交的证据1为签订于2011年10月26日的商标设计合同，其中载明申请人委托OMO设计工作室设计“薯格”商标，并约定被申请人同意采用且正式支付设计费用后的商标设计稿的著作权归申请人所有；证据2的聊天截图显示2011年11月3日双方就商标设计图样进行商榷，并确定使用“薯格”及薯条图形作品；证据3为签订与2012年2月17日的印刷合同并附有收款收据；证据4为申请人委托济南特地莱知识产权代理有限公司办理“薯格及图”商标的注册事宜；证据5为商标局于2012年4月28日发出的商标注册申请受理通知书并载明“薯格 SUGAR及图”图样；证据7为2012年5月22日出版的《山东商报》，其中所刊图片标明“薯格SUGAR及图”图样。上述证据可以证明，本案中的薯条图形经过独特的艺术化处理，符合我国《著作权法》规定的作品独创性要求，属于我国《著作权法》保护的美术作品，申请人对该薯条图形作品享有在先著作权。争议商标的图形与申请人享有在先著作权的图形标识在构图要素、整体外观上相同，已构成实质性近似。被申请人提交的证据不足以证明在申请人创作并发表薯条图形之前被申请人已对该作品享有在先权利，且并未陈述争议商标所含图形的合理来源，在此情况下应当认定争议商标的申请注册侵犯了申请人的在先著作权。申请人称被申请人系抢注他人在先使用并具有一定影响的商标，但其提交的证据不足以证明在争议商标申请日前，申请人已将“薯格及图”作为商标使用在争议商标核定使用的“替他人推销；进出口代理”等服务上并使之具有一定知名度，故此主张我委不予支持。争议商标的注册违反了2001年《商标法》第三十一条的规定。

　　二、争议商标的注册是否违反2001年《商标法》第十条第一款第（七）项、第十条第一款（八）项的规定。2001年《商标法》第十条第一款第（七）项旨在禁止带有欺骗性的夸大宣传的文字、图形等作为商标使用；2001年《商标法》第十条第一款（八）项旨在禁止有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的文字、图形等作为商标使用。争议商标所表示内容并非夸大宣传或贬义及其他消极含义，不至欺骗相关公众或产生有害于社会主义道德风尚及其他具有不良影响的情形。争议商标的申请注册未违反2001年《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。

　　三、申请人称争议商标的注册违反了2001年《商标法》第十五条、第四十一条、2014年《商标法》第七条规定的主张缺乏事实依据，我委不予支持。

　　另，2014年《商标法》第四十五条系程序性条款，鉴于我委已适用相应的实体性条款对本案进行审理，故对于上述条款，我委不再单独评述。

　　综上，申请人无效宣告理由部分成立。

　　依照2001年《商标法》第三十一条、2014年《商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：

　　争议商标予以无效宣告。

    当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

合议组成员:徐鲁寅

陆咏梅

龙  侠 

2016年10月20日

来源：国家工商行政管理总局商标评审委员会