北京高院：当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（2017）——（一）技术类案件

 技术类案件

（一）关于数据电文上的时间戳是否可以采信的问题

       时间戳是由时间戳服务机构签发的证明数据电文（电子文件）在某个时间点已经形成的电子凭证，属于电子数据证据的一种。要充分认识互联网时代对电子证据的强烈需求，接受电子证据在社会生活和司法实践中逐渐普及这一基本事实，认清电子证据在社会发展中的发展趋势，认真研究电子证据审查中的突出问题。根据民事诉讼法的相关规定，一切能证明案件事实的材料，都可以作为证据使用。要依据不歧视原则对待包括时间戳在内的所有电子证据。除非有证据证明经营时间戳等业务需要获得行政许可，否则不宜从形式上否定时间戳等电子证据的证据资格。对于数据电文上的时间戳，应当结合签发时间戳的服务机构的资质资信、时间戳的生成方式、时间戳授时和守时监测等方面的可信度、签发机构的收费情况等，综合认定其证明力。由时间戳服务机构签发的时间戳，经国家法定授时机构“中国科学院国家授时中心”负责授时和守时监测的，在没有相反证据或合理异议理由的情况下，一般可以依据民事诉讼证据盖然性标准，予以采信。

（二）关于涉计算机软件合同案件的管辖问题

       司法实践中，有的法院认为，应当根据涉计算机软件合同案件的实质性争议确定管辖。实质争议属于技术问题的，由北京知识产权法院管辖；实质争议属于金钱给付问题的，属于普通合同案件，应当根据争议标的额确定管辖法院。

       从统计数字看，2015-2016年两个年度，全市法院受理的包括软件开发合同在内的全部涉及计算机软件合同纠纷案件，基层法院审结的涉及计算机软件的合同纠纷案件绝大部分都是以撤诉方式结案的，少部分案件调解结案或者移送其他法院。在此基础上我们认为，根据《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》第一条第（一）项之规定，计算机软件民事第一审案件由知识产权法院管辖。对于因计算机软件开发合同引发的纠纷，应当从合同整体入手判断案件的管辖法院，而不应将合同拆解后依据合同的具体条款确定案件的管辖法院，将计算机软件民事案件限定于计算机软件实体争议的观点缺乏法律依据，凡是计算机软件开发合同引发的纠纷都应归知识产权法院管辖。另外，需要强调的是，计算机软件是指可由处理器运行的程序代码，并不限于传统的计算机服务器或者客户端上运行的软件，还包括由IPAD、手机等终端设备运行的软件。

（三）关于权利要求解释的问题

       权利要求解释是包括专利授权确权案件在内的专利纠纷案件的基础问题，也是行政机关与法院、不同审级法院之间产生分岐最为突出的方面之一。产生这一问题的主要原因在于法律规定过于原则以及语言的多义性和模糊性。根据专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。根据该款规定，说明书及其附图可以用于解释权利要求。但具体的解释规则，法和细则都没有规定，实践中完全依靠审判中总结出来的一些规则来执行。然而，在一些案件中，针对技术特征、技术术语的理解，不同的审查员和法官还是会作出不同的解释。这里我们需要明确两点：第一，一般来讲，不能用说明书及附图所载明的具体实施方式来限定权利要求中的技术特征，特别是不能用说明书中的下位概念来限定权利要求中的上位概念；要坚持权利要求区别解释原则，即同一专利权利要求书中记载的不同权利要求有其各自不同的保护范围，也就是说独立权要求的保护范围要大于从属权利要求的保护范围，不能通过解释导致相反的结论。第二，原则上内部证据优先，当说明书对技术特征有唯一、确定解释时，应按照说明书的内容进行解释。当说明书对该技术特征的解释存在矛盾时，这说明该专利存在说明书未充分公开的缺陷。在无效请求人未提出这个无效理由的情况下，法院应根据外部证据，按照本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

（四）附图公开内容的确定问题

       “附图”被称为工程师的“语言”，其作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象化地理解发明或者实用新型的每个技术特征和整体技术方案。根据《专利审查指南》的规定，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作公开的内容。目前，在专利行政案件中对于附图所公开内容的确定主要涉及两种情形：一是以带附图的发明或实用新型作为对比文件无效涉案专利的。如果本领域技术人员能够直接、毫无疑义地从附图中确定的内容，可作为对比文件公开的内容，但是对于缺少文字说明的附图，本领域技术人员不能够直接、毫无疑义地确定的技术特征不宜作为对比文件公开的技术特征。二是以发明或实用新型的附图作为在先设计与涉案外观设计进行比对的。该附图即为在先外观设计的全部内容。说明书中的文字部分可以用于对附图进行解释，但仅能对该附图视觉上能观察到的部分进行说明。换言之，如果视觉上难以观察到的，不应用说明书文字来进行补充说明。应当强调的是，在发明、实用新型案件中，涉及附图所公开内容的，对附图的判断应以本领域技术人员为判断主体，在外观设计案中，涉及附图所公开内容的，对附图的判断应以一般消费者为判断主体。

（五）外观设计审查中应注意的问题

       2016年外观行政案件总量不大，但有两个问题值得关注：一是外观设计专利保护范围的依据。专利法第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。外观设计专利授权公告中的图片或者照片有错误的，如因排版印刷失误导致公告的图片或者照片错误的，应当依法及时纠正并以纠正后的图片或者照片为确定外观设计专利权保护范围的依据。如果当事人对公告的图片或者照片有异议的，法院应该及时调取档案，查明事实。二是“设计空间”的举证问题。最高法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中已正式引入了设计空间的概念。应该说，设计空间的引入对外观设计行政案件的判定有着更为重要的作用，最高法院上述司法解释关于设计空间的规定在专利行政案件审理中也同样适用。但在审判实践中要注意，由于认定设计空间大小的主观性较强，一定要通过举证责任分配的方式让当事人就该问题充分举证，判决书中也要体现或公开法官形成设计空间大小的心证过程。此外，在外观设计侵权赔偿计算过程中，应当贯彻最高法院“比例协调”的司法政策，根据涉案外观设计在产品利润中所占比重进行核算，不应将所有利润均作为赔偿额。

（六）权利要求数值范围能否得到支持的问题

       对于专利权人在说明书中记载的较窄数值范围的基础上概括出的含有较宽数值范围的权利要求能否符合专利法第二十六条第四款“权利要求应当以说明书为依据”的规定，采用一刀切的方式简单地认为符合或不符合专利法第二十六条第四款都是不符合实际情况的。需要综合考虑如下因素进行判断：1.本领域技术人员的知识、能力及本领域的技术发展状况；2.说明书中记载的技术问题、解决方案及由此给出的技术教导；3.说明书是否对数值范围进行具体的解释或者说明；权利要求中数值范围整体是否均能解决技术问题并达到预期的效果；4.数值范围的选取是否属于发明相对背景技术的改进。如果本领域技术人员综合以上因素，能够确认该较宽的数值范围是本领域技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的，且该较宽的数值范围整体上能够解决说明书中记载的技术问题并达到预期的效果，则可以认为该较宽的数值范围得到了说明书的支持，符合专利法第二十六条第四款的规定。反之，要严格把握。

（七）关于专利无效请求人的资格是否应当受到限制的问题

       专利法第二十三条第三款规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”而根据专利法第四十五条规定：任何单位或者个人均可请求专利复审委员会宣告该专利权无效。《专利审查指南》明确将请求人限制为在先权利人或者利害关系人。实践中有观点认为既然专利法及其实施细则均未对无效请求人的资格进行限制，《专利审查指南》的上述规定与上位法相冲突，不应予以适用。那么，依据在先权利请求宣告外观设计无效的请求人资格是否应当进行限制？我们认为，在这种情况下，无效请求人的主体资格应仅限于权利人或利害关系人。这是因为，专利法第二十三条第三款规定中的在先取得的合法权利是民法上的私权，一般与公共利益无关。基于私权的本质属性，是否主张侵权救济是权利人或利害关系人的权利，他人无权代为主张。在授权的外观设计专利与在先合法权利的客体发生重叠的情形下，如果权利人不提出主张，就不存在权利冲突的问题。允许任何单位或个人针对专利权向专利复审委员会提出无效宣告请求，可能会与权利人的意志不符。同时，任何人只要能够证明其是在先权利人或利害关系人，均可依据专利法二十三条请求宣告外观专利无效，这与专利法四十五条的规定并不冲突。此外，商标法第四十五条明确规定，注册商标侵害他人在先权利的，仅在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效，这也是同样的规定。

（八）关于《专利审查指南》修改实施之后需要注意的几个问题

       今年4月1日，国家知识产权局《关于修改专利审查审查指南的决定》正式实施，此次修订是继2014年《专利审查指南》修订后国家知识产权局再次就多方关注的热点问题进行的。尽管《专利审查指南》属于部门规章，是审理专利行政案件参照遵循的法律依据，但是，不能否认《专利审查指南》在专利行政案件审理中的重要意义。在案件审理中，需要注意几个问题：

       1.要注意《专利审查指南》的法律适用问题

       法律适用是法官的基本功。在专利行政案件中，法官应当主动审查被诉决定的法律适用问题，包括《专利审查指南》的适用版本问题。去年工作部署会上，我曾经强调过这个问题，这里不再重复。由于此次修订在几个方面的规定均较旧版审查指南趋于宽松，因此，在《专利审查指南》的法律适用上，除了遵循《立法法》第九十三条规定的“不溯及既往”的原则，还应当坚持该条所规定的“有利追溯”的原则，这两个原则归纳起来，就是我们所熟知的“从旧兼从轻”原则。此次《专利审查指南》修改较旧版较为宽松的内容主要涉及：对商业模式创新中的技术方案、对涉及计算机程序发明、申请日之后补交的实验数据、无效宣告程序中专利文件的修改方式等系列问题。因此，在今后专利行政案件的审理中，虽然被诉决定作出时间在今年4月1日之前，但要注意上述可以“有利追溯”的内容。按照新修订的审查指南，专利申请或专利权可以被授权或维持有效的，应当适用新的审查指南。

       2.技术方案修改是否超范围的问题

       此次修订放宽了无效程序中专利权人的修改方式，删除了“权利要求的合并”，增加了“权利要求的进一步限定”和“明显错误的修正”两种方式，并进一步规定：权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。应当指出，《专利审查指南》关于无效程序的修改方式的放宽顺应了产业界的需要，也符合中国的国情。

       涉及修改超范围的案件这几年相对以往有大幅下降的趋势，这与法院纠正专利复审委员会过于严格的做法以及专利文件撰写质量的提高有很大关系。在司法实践中认定修改超范围要区分申请驳回复审和无效案件的差异。在实审和复审阶段允许修改的尺度相对宽些；在无效阶段，在不损害权利要求的公示性要求的情况下，修改的尺度要严格一些。根据“江苏先声案”的意见，如果专利权人的修改限缩了权利要求的范围，并且在说明书中有明确的记载，一般不应认为违反了2001年专利法实施细则第六十八条的规定。该案所确立的原则在今天也还是具有积极意义的。我们认为，虽然《专利审查指南》关于无效程序中修改的尺度放宽了，但通过列举方式毕竟只能将罗列一些常见的修改方式，不能涵盖其他情形。当无效请求人的修改方式不属于《专利审查指南》所列举的四种方式时，还应当根据专利法实施细则上述规定进行判断。例如，如果权利要求中补入原说明书中记载的一个完整技术方案中的一个或多个技术特征，且得到说明书的支持的，应当认定符合专利法实施细则上述规定。总之，《专利审查指南》的上述列举性规定是对专利法实施细则上述规定的细化，在个案审理判断时还要依据专利法实施细则的上述规定。

       3.关于专利授权确权程序中专利申请人（专利权人）于申请日后补充提交的实验数据是否可以采纳的问题

       本次修订在《专利审查指南》关于化学领域审查章节删除了“申请日之后补交的实验数据不予考虑”的内容，接受并审查申请日之后补交的实验数据，同时对采信补充实验数据的条件为“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。上述规定改变了以往保守僵硬的做法，较好地平衡了先申请原则与保护专利权人利益两者之间的关系。

       根据上述规定，应当明确如下几点：第一、补充提交的实验数据所证明的技术效果在原专利申请文件中有明确的记载，并且其证明的事实不能超过原始申请文件公开的范围，不能用于证明新的技术事实；第二、无论权利人提交补充实验数据是用于克服说明书未充分公开，还是用于证明本专利具备创造性，该补充证据的采信标准是一致的；第三、补充实验数据的内容虽然规定在《专利审查指南》关于化学领域审查章节，也适用于其他技术领域；第四、该实验数据应当是采用专利申请日前的实验条件、设备和实验手段所获得的。

       4.在没有充分且正当理由的情况下，在裁判文书中不宜对《专利审查指南》的规定进行否定性评论

       《专利审查指南》是国家知识产权局制定的部门规章，制定依据系专利法及其实施细则，是包括专利复审委员会在内的国务院专利行政机关依法行政的依据和标准，当事人在专利申请及无效等与专利管理、行政裁决相关事务中必须遵照执行。根据行政诉讼法第六十三条第三款的规定，人民法院审理行政案件，参照规章。因此，《专利审查指南》只要未违反专利法及其实施细则的规定，法院就应当参照适用。要理性尊重行政权和司法权的界限，除非当事人依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第二十条规定，就被诉决定提起行政诉讼的同时，还就《专利审查指南》中的抽象行政行为一并提起审查主张，否则，不宜对《专利审查指南》的具体规定进行审查并作出否定性评价。如果《专利审查指南》相关规定确实存在与上位法相冲突，且行政相对人的行为未违反上位法规定的情况下，可以在判决中直接指出行政相对人的行为未违反上位法的规定，据此撤销被诉决定即可。例如，在“江苏先声案”中，专利复审委员会认为无效程序中专利权人的修改不属于《专利审查指南》中所记载的无效宣告程序中允许的修改方式，二审法院直接认定专利权人对专利权利要求的修改未违反专利法实施细则第六十八条的规定，从而避免针对《专利审查指南》的上述规定进行评述。