"麦肯锡"行政认定驰名商标决定书

关于第12281706号“麦肯锡 MCKINSEY”商标不予注册复审决定书

       申请人：恒生控股集团有限公司（原被异议人：东莞市博导聚佳知识产权服务有限公司）

       原异议人：麦卡锡有限公司
　　
       申请人因第12281706号“麦肯锡 MCKINSEY”商标（以下称被异议商标）异议一案，不服商标局(2016)商标异字第0000003549号不予注册决定，于2016年3月11日向我委申请复审。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

       原异议人在异议阶段的理由：
       一、被异议商标与原异议人在先注册并享有极高知名度的第1115558号“Mckinsey”商标（以下称引证商标一）、第3310896号“麦肯锡”商标（以下称引证商标二）完全相同，构成对已经驰名的引证商标一、二的复制与抄袭，并请求认定引证商标一、二为驰名商标。

       二、被异议商标与引证商标一、二构成使用在类似服务上的近似商标。

       三、被异议商标侵犯了原异议人的在先商号权。

       四、原被异议人作为商标代理组织，对其代理服务以外的其他服务应当予以驳回，被异议人申请注册被异议商标的行为违反了诚实信用原则。

       综上，依据《商标法》第十三条、第十九条、第三十条、第三十二条、第六十八条的相关规定，请求对被异议商标不予核准注册。

       原异议人向商标局提交了以下主要证据：
       1.百度百科、维基百科对“麦肯锡公司”的简介；
       2.麦肯锡大中华区网站对麦肯锡公司的介绍；
       3.各大媒体对麦肯锡公司的报道。

       商标局不予注册决定认为，原异议人在第36类“金融分析、金融咨询”等服务上已在先注册了引证商标一、二，通过原异议人的持续宣传使用，在相关消费者中已具有一定影响。被异议商标的中、英文部分分别与原异议人的引证商标一、二文字构成相同。

       鉴于原异议人商标的独创性和知名度，申请人申请注册被异议商标具有抄袭、摹仿原异议人商标的主观故意，其行为违反了诚实信用原则，易产生不良的社会影响。被异议商标注册和使用在与原异议人主要经营的服务项目关联密切的“保险、经纪、代管产业”等服务上亦容易导致消费者对服务来源产生混淆误认。依据《商标法》第十条第一款第（七）项、第三十五条规定，被异议商标不予注册。

       申请人复审的主要理由：
       申请人在其他类别注册的“麦肯锡”商标已获准注册，且与原异议人所在地域及经营范围完全不同，不会造成消费者混淆误认。原异议人的引证商标一、二并不构成驰名商标。被异议商标与原异议人商标核定使用的服务项目差别较大，未构成近似商标。被异议商标的注册并未侵犯他人的在先权利，且不会使消费者产生误认，不会产生不良影响。请求准予被异议商标的注册。

       申请人向我委了《类似商品和服务区分表》摘页、在先已注册的“麦肯锡”商标信息作为主要证据。

       原异议人在规定期限内向我委提交了意见。

       商评委经审理查明:
       1.被异议商标由东莞市博导聚佳知识产权服务有限公司于2013年3月18日提出注册申请，于2014年5月20日通过初步审定，指定使用在第36类保险、经纪、担保、珠宝估价、信托等服务上。后经商标局核准于2015年11月27日转让予恒生控股集团有限公司，即本案申请人。

       2.引证商标一由麦金赛有限公司于1997年9月28日核准注册，核定使用在第36类金融分析、金融咨询等服务上，后经商标局核准，商标注册人名义变更为麦肯锡公司（MCKINSEY & COMPANY，INC.），即原异议人。现为有效注册商标。

       引证商标二由麦肯锡有限公司（MCKINSEY & COMPANY，INC.）于2004年12月28日核准注册，核定使用在第36类金融分析、金融咨询等服务上，现为有效注册商标。

       3.引证商标二的宣传情况：多家报刊媒体、网络媒体对原异议人及其引证商标二进行了宣传报道。其中报刊媒体包括：《第一财经日报》；网络媒体包括：财经网、人民网、1财网、新华网、搜狐财经、新华财经、新华网上海频道、中国经济网、中国石油新闻中心。

       4.被异议商标原申请人是一家经商标局备案的商标代理机构。

       商评委认为，
       鉴于原异议人主张的诚实信用原则为总则性条款，一般不单独作为案件审理的直接依据，我委将根据原异议人的具体评审理由进行审理。

       被异议商标指定使用的保险、经纪、担保、珠宝估价、信托等服务与引证商标一、二核定使用的金融分析、金融咨询等服务不属于类似服务，故被异议商标与两引证商标未构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。

       原异议人主张被异议商标侵犯其在先商号权。原异议人在异议阶段提交的证据仅能证明其作为管理咨询公司在金融咨询、金融分析等服务上的使用情况，尚不足以证明其在被异议商标申请日前，在与被异议商标指定的保险等服务相关的行业领域内使用了“麦肯锡”、“MCKINSEY”商号，并具有一定知名度，未违反《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定。

       《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响，是指商标自身的构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。我委经审理认为，目前尚无证据表明被异议商标存在上述情形，亦无证据表明被异议商标带有欺骗性，且易使公众产生误认。故被异议商标未违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。

       原异议人主张被异议商标是对其已经驰名的引证商标一、二的复制与抄袭。结合我委查明的事实可知，在被异议商标申请日之前，申请人引证商标二及其服务在相关公众中已具有较高知名度。

       我委认为，依据《商标法》第十四条的规定，在被异议商标申请日之前，引证商标二在第36类金融咨询、金融分析服务上为相关公众广为知晓并享有较高声誉，已达到驰名程度。被异议商标中文“麦肯锡”与引证商标二具有较高独创性的“麦肯锡”文字构成相同，英文“MCKINSEY”与之呼叫亦无明显区别，已构成对引证商标二的复制模仿。

       被异议商标指定使用的保险、经纪、担保、信托等服务与引证商标二赖以驰名的金融咨询服务在服务内容、目的、服务对象、方式等方面具有较强的关联性，被异议商标在其指定服务上注册使用易误导公众，致使原异议人的利益可能受到损害，已构成《商标法》第十三条第三款所指的不予注册并禁止使用的情形。申请人其他商标注册情况不能成为被异议商标应核准注册的当然理由。

       鉴于引证商标二在被异议商标申请日前已达到驰名程度，我委已依据《商标法》第十三条第三款的规定不予被异议商标注册，故在本案中对引证商标一是否构成驰名商标不再进行评述。

       根据我委查明的事实4，被异议商标原申请人东莞市博导聚佳知识产权服务有限公司是一家经商标局备案的商标代理机构，其于2013年3月18日提出注册被异议商标的申请，于2014年5月20日通过初步审定，指定使用的保险、经纪、信托等服务，超出了被异议商标原申请人可以申请注册的代理服务范围。故被异议商标的注册申请违反了《商标法》第十九条第四款“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”的规定，不应准予注册。

       综上，申请人所提复审理由不成立。

       依照《商标法》第十三条第三款、第十九条第四款、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我委决定如下：被异议商标不予核准注册。

来源：商评委